Die einem Patentverletzer in den USA aufzuerlegenden Kosten sind davon abhängig, ob er absichtlich bzw. bösgläubig gehandelt hat ("willful infringement"). Zur Minimierung des Kostenrisikos entspricht es daher der Praxis in den USA, bei Gefahr einer Patentverletzung ein Gutachten eines Anwalts einzuholen. Ein die Patentverletzung verneinendes Gutachten exkulpiert den Patentverletzer von dem Vorwurf der bösgläubigen Patentverletzung.
Für Aufregung in den USA hatte ein Patentverletzungsstreit gesorgt, in dem der Patentverletzer unstreitig ein Gutachten über die Patentverletzung eingeholt, dieses aber unter Hinweis auf den Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant ("attorney-client privilege") nicht offengelegt hat. Ein erstinstanzliches Gericht hatte aus diesen Umständen geschlossen, dass davon ausgegangen werden muss, dass das Gutachten die Patentverletzung bejaht, so dass von einer bösgläubigen Patentverletzung auszugehen sei.
In einer "en banc"-Entscheidung des übergeordneten US-Gerichts CAFC ist dieser Auffassung nun eine Absage erteilt worden. Die Geheimhaltung eines Verletzungsgutachtens darf demgemäß nicht als Indiz für eine bösgläubige Patentverletzung gewertet werden.
Die Einholung eines Verletzungsgutachtens kann somit positive, aber keine negativen Auswirkungen auf die aufzuerlegenden Kosten entfalten.
Weitere Informationen in GRUR Int. 2005, 167; DAJV 2005, 5